기능성원리 연구(서울대학교 법학연구소 법학연구총서 39)

기능성원리(functionality doctrine)는 세계 각국이 이를 채택하고 있지만, 우리나라는 물론이고 위 원리가 최초로 도입되어 그에 대한 논의가 가장 활발한 미국에서조차도 명확하고 통일된 이론 정립이 아직까지 되어 있지 않은 매우 난해하고 복잡한 법 원리로서, 그에 대한 많은 연구가 필요하다. 따라서 본서에서는 기능성원리에 대한 각국의 입법례와 그에 대한 일반적인 논의들을 정리하여 소개한 다음, 이를 바탕으로 하여 우리나라의 전반적인 지적재산권법 체계와 법률 규정에 맞게 기능성원리에 대한 합리적인 해석론을 제시하는 한편, 궁극적으로는 우리 법체계에서 기능성원리가 추구하는 정책목표와 관련지어서 기능성원리 적용의 핵심이라고 할 수 있는 기능성의 개념 및 그 판단기준을 구체적으로 규명해 보는 연구를 하고자 한다. 이러한 연구는 상품의 기능적인 특성(functional features)과 관련된 지적재산의 보호 문제와 관련하여 우리나라의 전체적인 지적재산권법 체계 안에서 특허법 또는 실용신안법, 디자인보호법, 상표법 또는 부정경쟁방지법과 같은 표지법 사이의 상호관계를 조화롭게 해석할 수 있는 이론적 체계를 세우는 것이므로, 학문적으로 그 가치가 매우 큰 흥미로운 연구가 될 것이라고 믿는다. 또한, 소송 실무에서 기능성원리가 자주 문제되는 현실을 고려할 때, 기능성원리를 적용하기 위한 기능성의 개념 및 그 구체적인 판단기준을 규명해 보는 것은 실무적으로도 매우 유용한 연구가 될 것이다.

본서는 저자가 남부지방법원 신청부에서 근무하던 2002년, 함께 근무하던 판사님과 상품 형태가 '기능적'이라는 이유로 상품주체 혼동행위가 성립하지 않는다고 주장하는 사건이 있었다. 이 문제의 처리에 대하여 필자와 의논 중 우리나라에는 이와 관련한 별다른 논의가 없고 일본의 경우 판례가 나뉘고 있다는 것을 알게 되었다. 필자는 이로서 이 문제에 대해서 연구해 보아야겠다는 생각을 가지게 되었다.

그 후 저자는 2006년에 1년간 미국 버지니아 대학(University of Virginia)에서 LLM 과정을 이수하였고 LLM 과정에서 Lillian Bevier 교수님으로부터 상표법 강의를 듣게 되었는데, 우리나라와는 달리 '기능성원리(functionality doctrine)'에 많은 시간을 할애하면서 이를 매우 중요하게 취급하였음을 배운다. 미국에서는 연방대법원 판례를 비롯한 많은 판례가 축적되어 있었고 학계에서도 다양한 논의가 진행되고 있었기 때문이다. 2007년 귀국 후 이 문제로 박사논문 작성에 착수하였고 2011년 2월 "특허와 상표에 의한 보호영역을 구분하는 기능성원리(Functionality Doctrine)에 대한 연구"라는 제목의 박사논문이 완성되었다.

본서는 위 박사논문을 토대로 하여 이를 수정, 보완한 것이다. 우리나라의 지적재산권 관련 판례와 학설은 최근 매우 빠르게 발전하고 있다. 그러한 발전 속에서 이 책이 상대적으로 논의가 빈곤한 기능성원리에 대한 논의의 활성화에 조금이나마 기여할 수 있기를 기대한다.

서문



제1장 서론 1

제1절 연구의 배경 3

1. 지적재산권법 체계와 기능성원리 (functionality doctrine) 3

가. 전체적인 지적재산권법 체계 및 각 법률의 경계 3

나. 물품의 기능적인 특성(functional features)을 보호하는 지적재산권법 영역과 기능성원리(functionality doctrine) 5

2. 연구의 목적 8

제2절 연구의 방법과 범위 13

1. 연구의 방법 13

2. 연구의 범위 14

제3절 용어의 정리 17



제2장 기능성원리(functionality doctrine) 일반론 21

제1절 개념 23

1. 의의 23

2. 지적재산권법에서 문제되는 여타 기능성 개념과의 구분 25

가. 디자인에서 논의되는 기능성 26

나. 디자인과의 관계에서 저작권에 의한 보호의 한계로서 기능성 35

다. 특허와의 관계에서 저작권에 의한 보호의 한계로서의 기능성 38

제2절 연혁 및 입법례 44

1. 미국 44

2. 유럽연합 45

가. 유럽연합 규칙 45

나. 독일 46

다. 영국 48

라. 프랑스 49

3. 일본 50

4. 우리나라 51

제3절 기능성원리의 정책목표 54

1. 논의의 방향 54

2. 특허 등과의 충돌방지 정책목표 56

가. 의미 56

나. 이론적 근거 58

3. 자유경쟁의 부당한 제한방지 정책목표 80

가. 미국의 학설과 판례에 의한 논의 내용 80

나. 기능성원리와 관련한 의미 분석 83

4. 보통의(generic) 형상임에 근거가 있는지 여부 86

가. 기능성원리를 보통의(generic) 형상과 관련짓는 견해 86

나. 비판 87

5. 소결 91

제4절 기능성(functionality)의 종류 92

1. 사실상 기능성(de facto functionality)과 법률상 기능성(de jure functionality) 92

가. 의미 92

나. 검토 94

2. 실용적 기능성(utilitarian functionality)과심미적 기능성(aesthetic functionality) 95

가. 논의의 배경 95

나. 실용적 기능성 97

다. 심미적 기능성 98

제5절 기타 관련문제 122

1. 기능성원리의 한계에 대한 논의 122

가. 기능성원리의 한계에 대한 주장 122

나. 한계론에 대한 검토 124

2. 특허기간이 만료된 형상에 대한 상표 보호의 문제 125

가. 문제의 소재 125

나. 미국의 판례 126

다. 검토 128



제3장 미국 판례에 나타난 기능성에 대한 정의 및 판단기준 131

제1절 서설 133

1. '기능성'에 대한 판단기준의 혼란 133

2. '기능성' 판단기준 정립을 어렵게 하는 요인들 134

3. 판단기준의 유형분류 135

가. Margreth Barrett 교수의 분류 136

나. Timothy M. Barber 교수의 분류 136

제2절 미국 연방대법원에서의 기능성 판단기준의 전개 138

1. Kellogg Co. v. National Biscuit Co. 판결 138

2. Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc. 판결 140

가. 판시내용 140

나. 분석 140

3. Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. 판결 146

가. 판시내용 146

나. 분석 147

4. TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. 판결 149

가. 판시내용 149

나. 판결에 대한 분석 및 비판 152

5. 연방대법원의 기능성 판단기준 종합 154

제3절 미국 연방항소법원의 판단기준 157

1. 서설 157

2. Restatement에서의 기능성에 대한 정의 157

3. 각각의 연방항소법원들의 기능성 판단기준 159

가. TrafFix 판결 이전 159

나. TrafFix 판결 이후 168

제4절 기능성에 관한 미국의 구체적 판단사례 검토 174

1. 기능적(functional)이라고 판단된 사례들 174

2. 기능적이지 않다고(non-functional) 판단된 사례들 180



제4장 우리나라에서 기능성원리의 적용 및 해석 185

제1절 서설 187

1. 우리나라에서 기능성원리의 논의현황 187

2. 이 장에서의 논의내용 개관 189

제2절 우리나라에서 기능성원리 적용 근거 191

1. 개관 191

가. 우리 지적재산권법 체계와 기능성원리 191

나. 문제점 192

2. 상표법상의 적용근거 193

가. 입체상표의 도입규정 193

나. 기능성원리 관련 규정 195

3. 부정경쟁방지법상의 적용근거 198

제3절 혼동초래 부정경쟁행위에 기능성원리의 적용 여부 199

1. 전론(前論) 199

가. 서설 199

나. 상표법과 부정경쟁방지법의 혼동초래 부정경쟁행위와의 관계 203

다. 정리 220

2. 일본에서의 논의 검토 221

가. 서설 221

나. 일본의 학설 224

다. 일본 판례의 분류 및 최근 경향 239

라. 일본의 기술적 형태 제외설(技術的 形態 除外說)과 미국의 기능성원리(functionality doctrine)와의 관계 240

3. 우리나라에서의 논의 검토 242

가. 상품 형태에 대한 부정경쟁방지법상 표지성(標識性) 인정 여부 242

나. 혼동초래 부정경쟁행위에 대한 기능성원리 적용 여부에 대한 논의 247

4. 혼동초래 부정경쟁행위에 기능성원리 적용을 위한 해석론 262

가. 기능성원리 적용의 타당성 262

나. 기능성원리 적용의 근거 264

제4절 우리나라에서 기능성원리의 구체적인 해석론 272

1. 논의의 개관 272

2. 기능성원리의 정책목표 설정 273

가. 논의의 방향 273

나. 특허 등과의 충돌방지 정책목표에 관한 검토 274

다. 자유경쟁의 부당한 제한방지 289

라. 기능성과 식별력의 구분 291

마. 정책목표의 종합 295

3. 기능성 개념을 분류할 필요가 있는지 여부 296

가. 사실적 기능성과 법률적 기능성에 대하여 296

나. 실용적 기능성과 심미적 기능성에 대하여 297

4. 우리나라에서 '기능성'의 판단기준 정립 302

가. 논의의 방향 302

나. 미국, 일본, 우리나라 특허청의 심사기준 검토 303

다. '기능성'의 판단기준 검토 307

5. 기능성의 입증문제 313

가. 서설 313

나. 기능성 문제의 성격 314

다. 입증자료 315

라. 입증책임 325

6. 기타 관련문제 326

가. 상품 포장 및 색채의 기능성 326

나. 기능성 판단의 대상이 되는 부분 330

다. 상품 형상 중 일부분이 기능적인 경우 331

라. 2차원적인 디자인의 기능성 여부 334

7. 기능성원리로 인해 보호되지 않는 상품 형태에 대한 재보호(再保護) 문제 336

가. 상품 형태 보호와 기능성원리의 재조정(再調整) 336

나. 기능성원리와 '상품형태 모방행위'와의 관계 338

제5절 구체적인 사례 분석을 통한 기능성원리의 바람직한 적용방향 제시 344

1. 상표법 사례 검토 344

가. 등록단계 사례 검토 344

나. 권리침해단계 사례 검토 373

2. 혼동초래 부정경쟁행위 관련 사례 검토 383

가. 개관 383

나. 상품 포장.용기의 형태에 관한 판례 384

다. 상품 형태 자체에 관한 판례 387

라. 우리나라 판례의 종합 분석 390



제5장 결론 393

참고문헌 401

찾아보기 409

유영선 저자 유영선은

1996. 2. 서울대학교 법과대학 학사

2001. 8. 서울대학교 법과대학원 석사

2011. 2. 서울대학교 법과대학원 박사

1995년 제37회 사법시험 합격

1996. 3. ~ 1998. 2 사법연수원 수료(제27기)

1998. 5. ~ 2001. 4. 육군 법무관

2001. 5. ~ 2003. 2. 서울남부지방법원 판사

2003. 2. ~ 2005. 2. 서울중앙지방법원 판사

2005. 2. ~ 2006. 6. 제주지방법원 판사

2006. 7. ~ 2007. 6. 미국 University of Virginia School of Law (LL.M.)

2007. 7. ~ 2008. 2. 광주지방법원 해남지원 판사

2008. 2. ~ 2010. 2. 특허법원 판사

2010. 2. ~ 현재 대법원 재판연구관



주요논저

부정한 경쟁행위와 관련한 불법행위 성립요건 및 그에 기한 금지청구권 허용 여부, 사법논집 제53집, 법원도서관(2011. 12).

특허와 상표에 의한 보호영역을 구분하는 기능성원리(Functionality Doctrine)에 대한 연구, 서울대학교 박사학위논문(2011. 2).

팝업(Pop-up)광고 행위의 규제, 사법 15호, 사법연구지원재단(2011. 3).

우리나라 법에 의한 산업디자인의 보호 및 한계, 사법논집 제41집, 법원도서관(2005. 12).

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률이 규정한 희석화 요건, 사법논집 제39집, 법원도서관(2004. 12).

특허법 제29조 제3항(확대된 선출원) 규정에서의 '발명의 동일성' 판단 기준, 대법원판례해설 88호, 법원도서관(2011 상반기).

상표의 유사 여부 판단 실무에 대한 비판적 고찰, 특허소송연구 5집(2010. 12.), 특허법원.

디자인보호법 제5조 제2항이 규정한 '용이하게 창작할 수 있는 디자인'의 의미, 대법원판례해설 84호, 법원도서관(2010 상반기).

사실적.기능적 저작물의 실질적 유사성 판단방법, 기업법.지식재산법의 새로운 지평 진산 김문환선생정년기념논문집 제2권, 법문사(2011).

저작자의 저작인격권, Law & technology 제2권 제3호, 서울대학교 기술과법센터(2006. 5).