주지의 부합 판단 가이드

지금 우리는 4차 산업혁명이라는 거대한 변화의 기로에 서 있습니다. 4차 산업혁명을 위기가 아닌 새로운 기회로 삼아 선진국으로 도약하기 위해서는 글로벌 경쟁력을 키우고 혁신을 구현할 지식재산의 확보 및 이를 뒷받침하는 고품질 특허심사가 필수적이다.
특허·실용신안 심사기준은 이러한 특허심사의 나침반으로서 심사관에게 보다 정확하고, 일관되며, 공정한 심사 업무 수행을 위한 기준을 제시하고 있다. 다만 실제 심사에서 맞닥뜨리는 사례는 훨씬 복잡하고 다양하여 심사기준에 그 처리 지침을 일일이 기술하기에는 한계가 있다.
특허제도 포털에 개설된 심사관 Q&A 사이트는 심사관들이 올린 사례에 대해 구체적인 심사처리 지침을 제공하는 대안으로 자리 잡았다. 흥미롭게도 지금까지 탑재된 수천 건의 사례 중에서 30% 정도가 ‘보정된 발명을 재심사할 때 발견한 거절이유가 이미 통지한 거절이유의 주된 취지에 부합하는지 여부’, 소위 ‘주지의 부합’과 관련된 질문들이었다.
심사기준에 따르면 이미 통지한 거절이유와 주요한 취지가 부합하는 경우에는 바로 거절결정할 수 있는 것으로 되어 있는데, 실제 사례에서는 청구항 신설, 삭제, 변경 등 보정에서 발생하는 다양한 변수들이 있으므로 심사관들이 통일되고 일관된 판단기준을 적용하기가 쉽지 않은 실정이다.
더욱이 최근 법원에서는 형식적인 요건보다 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 있을 정도로 거절이유통지서에 그 취지와 이유가 기재되어 있는지 여부를 엄격하게 살피고 있다.
이러한 심사관들의 고충을 덜어주고자 2016년 이후 특허제도 포털의 심사관 Q&A에 올라온 300여 건의 사례들을 분석하고 심사기준에 따라 유형화하여 관련 판례와 함께 ‘주지의 부합 판단가이드’를 발간하게 되었다.